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製程專利或方法專利不需專利標示

2009年3月17日的Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.案件中,聯邦巡迴上訴法院再次強調侵權告知法規第287條不適用於製程專利或方法專利。

在實際告知之前,專利權人若無專利標示,則無權要求侵權賠償。雖然Rexam只有主張 ’839專利之方法申請專利範圍來對抗Crown,但由於 ’893專利也包括未主張之裝置申請專利範圍,因此地方法院駁回Rexam之反訴;此為地方法院錯誤之舉。

法律清楚描述侵權告知法規第287條不適用於製程專利或方法專利。Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Co., 704 F.2d 1578, 1581 (Fed.Cir.1983)。由Hanson, 718 F.2d 之1082-83中的裁定可知,當一個專利包括方法及裝置申請專利範圍,但專利權人僅主張方法申請專利範圍時,美國專利法35 U.S.C.第287(a)條中之規定並不適用;Hanson一案之事實內容與本案相同,故此案受Hanson一案之裁定所約束。

於American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp., 6 F.3d 1523 (Fed.Cir.1993)中說明著:

專利標示法規之目的為鼓勵專利權人主動公開專利。專利標示法規不適用於方法申請專利範圍之原因為,一般來說,當申請專利範圍僅與方法或製程相關時,並無物品可標示;然,當專利包含裝置及方法申請專利範圍時,因其具有形物品,如專利權人有意運用美國專利法第287(a)條之推定告知條款,則專利權人有義務實行專利標示。

於Id.之1538-39. 如American Medical中接著解釋:

在此案中,’765專利之裝置及方法申請專利範圍均被主張,並其具有所主張之方法製作出而可被標示之實體裝置。因此,我們作出的結論為,AMS應當依照美國專利法第287(a)條法規而標示其產品,以便追回其在給予EMS實際告知或推定告知之前,方法申請專利範圍之下之賠償。

Id.之1539 (附上強調)。在此案與Hanson一案中,即使該專利包含方法及裝置申請專利範圍,但專利權人只主張方法申請專利範圍;而相反地,於American Medical一案中,“’765專利之裝置及方法申請專利範圍均被主張”,American Medical, 6 F.3d之1523。因為Rexam只主張了 ’839專利之方法申請專利範圍,美國專利法35 U.S.C.第287(a)條法規要求之專利標示並不適用。因此,我們推翻地方法院同意Crown駁回Rexam反訴 ’839專利侵權之簡易判決。